Via ITenRecht stuitte ik op een uitspraak in kort geding met betrekking tot de uitputting van het auteursrecht op software. Dit was aanleiding voor mij om de regels omtrent de uitputting van het auteursrecht op software nog een keer op een rijtje te zetten. De zaak is vrij complex, dus de feiten zijn enigszins vereenvoudigd weergegeven.
Feiten
FSEL heeft de software Failures-Divergences Refinement (FDR) ontwikkeld. Deze software wordt gebruikt om computerprogramma’s te analyseren en te verbeteren voordat deze worden geïmplementeerd.
Verum Oud heeft vanaf 2008 van FSEL licenties afgenomen voor het gebruik van FDR.
In de licentieovereenkomst van 2011 heeft Verum Oud het recht verkregen om FDR te distribueren, openbaar te maken en te bewerken.
In 2013 is Verum Oud failliet verklaard, waarna Verum Software Tools B.V. (hierna: Verum) is opgericht. De curator verkoopt onder meer alle intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van Verum Oud aan Verum.
In 2014 sommeert FSEL Verum om het gebruik van FDR te staken, omdat dit gebruik een inbreuk zou vormen op haar auteursrechten.
Verum stelt dat zij rechtmatig gebruik maakt van de software omdat de auteursrechten van FSEL zouden zijn uitgeput en de licenties door de curator van Verum Oud rechtsgeldig aan Verum zouden zijn overgedragen.
Uitputting?
Artikel 4 lid 2 van de Softwarerichtlijn luidt:
“De eerste verkoop in de Gemeenschap van een kopie van een programma door de rechthebbende of met diens toestemming leidt tot verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van die kopie in de Gemeenschap, met uitzondering van het recht om controle uit te oefenen op het verder verhuren van het programma of een kopie daarvan.”
Dit betekent dat een auteursrechthebbende zich niet meer kan verzetten tegen de verdere verkoop van een exemplaar van zijn werk dat door hem rechtsgeldig op de markt is gebracht. Door de eerste verkoop van het exemplaar is zijn auteursrecht “uitgeput”.
Het UsedSoft-arrest
In het toonaangevende UsedSoft-arrest uit 2012 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) bepaald wanneer sprake is van de “eerste verkoop” van software als bedoeld in de Softwarerichtlijn. De zaak betrof softwareleverancier Oracle en de Duitse handelaar in tweedehands software UsedSoft. Oracle wilde tegengaan dat UsedSoft licenties op Oracle-software zou doorverkopen. Oracle meende immers dat de licenties niet overdraagbaar zouden zijn.
Het HvJEU oordeelde dat het auteursrecht op software is uitgeput indien:
- de kopie is verstrekt op een fysieke drager, of de licentiegever het downloaden van die kopie van internet op een gegevensdrager heeft toegestaan;
- de licentiegever hiervoor een vergoeding heeft ontvangen die overeenstemt met de economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk; en
- het gebruiksrecht voor die kopie voor onbepaalde duur is verleend.
Het HvJEU stelde vast dat hieraan was voldaan. De licenties waren tegen een redelijke prijs en voor onbepaalde duur door Oracle geleverd. Er was sprake van “verkoop” door Oracle en de auteursrechten van Oracle waren daarmee uitgeput. Usedsoft mag de licenties op Oracle-software dus doorverkopen, mits aan de aanvullende voorwaarde is voldaan dat zij haar kopie van de software onbruikbaar maakt, zodat sprake is van slechts één rechtmatige gebruiker van de software.
Vergelijking beide zaken
De voorzieningenrechter vergelijkt de feiten in onderhavig kort geding met de feiten uit het UsedSoft-arrest en constateert dat er veel overeenkomsten tussen beide zaken zijn.
Er is echter ook een verschil. FSEL heeft Verum Oud niet het recht toegekend om een kopie van de FDR software te downloaden op een gegevensdrager (Vereiste 1 uit vorige alinea). De software staat alleen op de servers van Verum. Een belangrijk vereiste van verkoop, namelijk de levering, ontbreekt dan ook, aldus de voorzieningenrechter. De voorzieningenrechter stelt vast dat het daarom “twijfelachtig” is of een beroep op het UsedSoft-arrest kan slagen.
Oordeel
Toch oordeelt de voorzieningenrechter dat “voldoende aannemelijk” is dat de auteursrechten van FSEL zijn uitgeput. FSEL betwist immers niet dat haar auteursrechten zouden zijn uitgeput, maar zij beroept zich erop dat Verum Oud niet heeft voldaan aan de aanvullende voorwaarde dat eigen kopieën onbruikbaar zijn gemaakt. De voorzieningenrechter oordeelt dat dit beroep niet kan slagen, omdat niet aannemelijk is dat – na faillissement van Verum Oud – kopieën van de software zijn achtergebleven die onbruikbaar zouden moeten zijn gemaakt.
Conclusie
Het UsedSoft-arrest uit 2012 heeft veel gevolgen voor softwarelicenties. Lever je als softwareleverancier immers een licentie voor onbepaalde duur, dan is sprake van verkoop en is het auteursrecht dus uitgeput.
In onderhavig kort geding wordt zelfs geoordeeld dat wanneer niet aan de levering (Vereiste 1) is voldaan, dat de auteursrechten dan alsnog zouden zijn uitgeput. De voorzieningenrechter geeft hier echter geen hard oordeel over, maar stelt slechts vast dat de auteursrechten zijn uitgeput omdat dit niet door de wederpartij is betwist. Vanwege dit, en nog enkele andere zaken die meespelen waar de voorzieningenrechter vanwege de complexiteit geen uitspraak over doet, ben ik benieuwd naar de uitspraak in bodemprocedure.
Geschreven door: Nick Vrugt, IT-jurist LAWFOX
Dit artikel is eerder verschenen bij LAWFOX en met toestemming gepubliceerd.
Meer over legal partner LAWFOX Advocatuur
LAWFOX Advocatuur is een procespraktijk voor internetondernemingen en is een partnerkantoor van ICTRecht. Het hoofdkantoor is gevestigd te Tilburg en is opgericht door internetadvocaat Wouter Dammers. Wouter Dammers heeft voor de start van zijn eigen advocatenkantoor LAWFOX ook als juridisch adviseur bij ICTRecht gewerkt.
