Moet ik mijn domeinnaam met daarin een merk overdragen aan de merkhouder?

Zeer regelmatig stellen mensen deze vraag. Uiteraard niet omdat ze de domeinnaam zelf over willen dragen, maar omdat ze boze en dreigende brieven ontvangen van de dure advocaat van de merkhouder. In ferme bewoordingen eist de advocaat de domeinnaam op. Voldoe je hier niet aan binnen 10 dagen dan kun je een dagvaarding tegemoet zien. Maar hoe ga je hier mee om?

Een merk kun je verwerken in een domeinnaam om bezoekers te lokken. In principe is dat natuurlijk niet toegestaan, alleen de merkhouder zelf mag profiteren van een merk. Gebruik je de domeinnaam op een onrechtmatige wijze, door verwarring te zaaien bij het publiek, dan zit er niets anders op dan de domeinnaam over te dragen.

Anders wordt het als je een webwinkel hebt waarin je alleen de originele merkproducten verkoopt. Uiteraard wel producten die je op een legitieme manier hebt verkregen en niet via een duistere omweg uit China hebt geïmporteerd om vervolgens goedkoop in Nederland te verkopen. In dat geval kun je namelijk geen legitieme reden hebben om de domeinnaam te gebruiken.

Omdat er in het opzetten van een webwinkel en het adverteren (hoog in de Google ranking komen bijvoorbeeld) veel tijd en moeite gaat zitten kan het zeer vervelend zijn om de domeinnaam over te dragen aan de merkhouder. Oriënteer je daarom goed voordat je een domeinnaam claimt en gaat investeren in een webwinkel.

De brieven van merkhouders kunnen behoorlijk uiteen lopen. Er kan gedreigd worden met een rechtszaak bij het niet overdragen van de domeinnaam. Daar zit je als ondernemer niet op te wachten. Dat kost tijd, geld en in het ergste geval ook nog de domeinnaam. Ook kan de merkhouder dreigen met het stopzetten van levering aan jouw webwinkel. Dat kan een behoorlijke financiële strop betekenen, ook al kun je de merkproducten elders halen.

Een ander middel is de ‘Cease and desist’ letter. Een verklaring die je gevraagd wordt te ondertekenen waarin je zult beloven geen domeinnamen met het merk erin te registreren en ook nog de schade zult vergoeden. Alleen door ondertekening van de brief kun je een rechtszaak voorkomen, wordt er in dreigende taal geschreven.

Dat het ook anders kan bewees de Amerikaanse whisky brouwer Jack Daniel’s. Op een uiterst vriendelijke toon liet hun advocaat in de zomer van vorig jaar weten dat de schrijver van en boek zijn cover moest aanpassen omdat deze te veel op het Jack Daniel’s logo leek:

We are certainly flattered by your affection for the brand, but while we can appreciate the pop culture appeal of Jack Daniel’s, we also have to be diligent to ensure that the Jack Daniel’s trademarks are used correctly.

Daarbij maakte ze ook duidelijk waarom inbreuk niet toegestaan is:

…is that if we allow uses like this one, we run the very real risk that our trademark will be weakened. As a fan of the brand, I’m sure that is not something you intended or would want to see happen.

Ze waren zelfs zo vriendelijk om de eerste druk van het boek te laten voor wat het is, maar ze verzochten wel om bij de herdrukken de cover te veranderen. Mocht de schrijver zijn cover eerder willen veranderen dan zou Jack Daniel’s zelf bij willen dragen aan de kosten. (!!)

Het andere uiterste, maar misschien nog wel effectiever dan boze brieven sturen en dreigen met rechtszaken. Nog effectiever is natuurlijk zorgen dat je als webwinkelier geen merkinbreuk pleegt.