Het komt regelmatig voor dat een klant die graag een domeinnaam wil opeisen aan mij vraagt: “en wat nu wanneer ik mijn handelsnaam als merknaam registreer, sta ik dan sterker?”. Het is niet gek te denken van wel. Het merkrecht geeft de merkhouder namelijk meer mogelijkheden om tegen inbreuk op te treden dan, bijvoorbeeld, het handelsnaamrecht. Daarnaast is het met een merknaam meestal ook veel gemakkelijker om een domeinnaam via de geschillenprocedures op te eisen.
Wanneer men een merk registreert puur omdat men wil optreden tegen een reeds bestaande handelsnaam of domeinnaam liggen de zaken echter anders. Het is een stuk minder gemakkelijk om dan tegen deze bestaande namen op te treden.
Het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (het verdrag waarin alle regels staan met betrekking tot de in de Benelux geregistreerde merken) zegt in artikel 2.23 id 2 dat de houder van een jonger merk de reeds bestaande handelsnamen – een in dat artikel zogenaamd recht van slechts plaatselijke betekenis genoemd – die overeenstemmen met zijn merk moet tolereren.
Dat het ook bij de geschillenprocedures voor domeinnamen geen koud kunstje is om met succes tegen een domeinnaam met daarin de merknaam op te treden wanneer het merk ná de registratiedatum van de domeinnaam is geregistreerd, blijkt uit een recente uitspraak van het WIPO. In deze zaak wilde het Franse bedrijf Cortix of Merignac, dat op 23 mei 2011 de merknaam Elliweb had geregistreerd, de op 30 maart 2011 door een Rus geregistreerde domeinnaam elliweb.info in haar bezit krijgen. Helaas zonder succes, want de Russische domeinnaamhouder mocht de domeinnaam houden.
De Franse eiser had volgens de geschillenbeslechter onvoldoende bewijzen (of onvoldoende duidelijke bewijzen) overlegd die aantoonden dat hij eerder bekend was onder de naam “Elliweb” dan de Russische houder. Hij had bijvoorbeeld geen registratiedata van de andere, door hem geregistreerde, domeinnamen (elliweb.com en elliweb.fr) overlegd, en niet laten zien dat derden, bijvoorbeeld door uitgevoerde marketingacties, op de hoogte van zijn naam waren of konden zijn. En dat is nu juist waar het uiteindelijk om gaat in de geschillenprocedure: de eiser moet aantonen dat, vooral wanneer men geen coca-cola of lego is, de andere partij op de hoogte was van zijn naam en dat de andere partij daarom juist die domeinnaam heeft geregistreerd. Wanneer men de merknaam later dan de domeinnaam heeft geregistreerd wordt dit vanzelfsprekend nóg lastiger. Want, hoe kan men bewijzen dat iemand zijn (merk)naam kende wanneer het merk niet eens wat ingeschreven in de registers?
Desalniettemin is het niet onverstandig om in het geval dat een ander reeds rechten heeft op een naam toch een merk in te laten schrijven. Tegen toekomstige inbreukmakers kan uiteraard wel met succes worden opgetreden.
