Wekelijks ontvangt ICTRecht vragen van domeinnaamhouders die zich afvragen of zij door middel van een domeinnaam, inbreuk plegen op de merkrechten van de merkhouder. Wanneer is er sprake van merkinbreuk? En indien er sprake is van inbreuk, moeten zij dan hun domeinnaam afstaan? En in welk geval is merkopname in een domeinnaam wel toegestaan? In deze blog ga ik in op deze vragen.
Merk in jouw domeinnaam
Bij domeinnamen geldt de hoofdregel; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Is een domeinnaam vrij, dan kun je deze registreren. Voor veel websites zijn domeinnamen met een merk erin erg geliefd, omdat ze meer bezoekers kunnen trekken. Merkhouders stellen dit lang niet altijd op prijs. Merkhouders hebben door hun merkregistratie het recht om op te treden tegen het gebruik van het merk door derden in het economische verkeer. In veel gevallen is het verwerken van andermans merk in jouw domeinnaam inbreuk op het merkenrecht.
Inbreuk op het merkenrecht
Kortgezegd mag je een merk van een ander niet identiek - dan wel overeenstemmend - gebruiken voor dezelfde soort waren en/of diensten. Het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) kent vier inbreukcriteria. Een van de vier criteria is dat er sprake is van merkinbreuk wanneer een teken gelijk is aan, of overeenstemt met, het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, wanneer daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. In de Dr Martens zaak kwam dit verwarringscriterium naar voren.
Schoenenmerk DR MARTENS is een Internationaal geregistreerd merk voor schoenen. Via de domeinnaam www.drmartens.com worden de schoenen van dit merk door de merkhouder verkocht. Doordat het merk DR MARTENS een geregistreerd is, kan de merkhouder optreden tegen gebruik van zijn merk in het economische verkeer.
Een concurrent is houder van de domeinnaam www.drmartens-schoenen.nl en gebruikt de domeinnaam om internetgebruikers aan te trekken, maar verkoopt de schoenen van het merk niet. In deze domeinnaam is het volledige merk opgenomen, waardoor de opname verwarringwekkend kan zijn. Een onoplettende bezoeker van de website kan in verwarring raken bij het bezoeken van de website www.drmartens-schoenen.nl, omdat hij kan denken dat hij de website bezoekt van de merkhouder zelf.
Legitiem belang wederverkoper
In de zaak van Dr Martens is de merkopname in de domeinnaam niet rechtmatig. Dit is anders wanneer de domeinnaamhouder van www.drmartens-schoenen.nl gekwalificeerd kan worden als legitiem wederverkoper.
Zowel uit de Europese als de Nederlandse rechtspraak blijkt namelijk dat een legitieme (weder)verkoper van merkproducten, gebruik mag maken van de merknaam in de domeinnaam om de aangeboden producten te identificeren.
Naast dat er sprake dient te zijn van parallelle import, heeft een wederverkoper volgens vaste rechtspraak (de zogenaamde Oki Data criteria) een legitiem belang bij het gebruik van een merk in de domeinnaam wanneer zijn website voldoet aan vier criteria:
- De wederverkoper moet daadwerkelijk producten onder het ingeroepen merk onder de betwiste domeinnaam aanbieden;
- De wederverkoper moet uitsluitend deze producten onder het ingeroepen merk onder de betwiste domeinnaam aanbieden;
- De wederverkoper mag niet zoveel relevante domeinnamen met het merk registreren waardoor de merkhouder geen fatsoenlijke domeinnaam meer kan registreren;
- De website onder de betwiste domeinnamen moet accuraat de relatie tussen de wederverkoper en de merkhouder beschrijven.
Wanneer de wederverkoper producten verkoopt die parallel zijn geïmporteerd en zijn domeinnaam voldoet aan bovengenoemde vier criteria, dan wordt de wederverkoper gekwalificeerd als legitiem wederverkoper en heeft hij dus een legitiem belang bij de opname van een merk in zijn domeinnaam. In dat geval hoeft een domeinnaamhouder zijn domeinnaam niet over te dragen.
Als we deze criteria toepassen op de Dr Martens zaak, dan kan de domeinnaamhouder van www.drmartens-schoenen.nl een legitiem belang hebben bij de opname van het merk DR MARTENS in zijn domeinnaam indien hij: op zijn website uitsluitend schoenen van het merk DR MARTENS zou verkopen, niet meerdere domeinnamen heeft geregistreerd waarin het merk DR MARTENS in is verwerkt en daarnaast duidelijk op de website de relatie beschrijft tussen de merkhouder en zijn eigen site.
Lees ook hoe het zit met handelsnamen in domeinnamen.
Juridische generatoren
Met onze juridische generatoren op JuriDox.nl kun je snel en tegen een gunstig tarief zelf je juridische documenten zoals bijvoorbeeld een
verkoopcontract van een domeinnaam opstellen.
