ICTRecht B.V.

  • Jollemanhof 12
  • 1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
btw
NL8223.30.040.B01
Terug naar overzicht

Merken in domeinnamen, hoe zat dat ook alweer?

Juridisch Product

Geschillen over domeinnamen en merken of handelsnamen komen regelmatig voor. Ook als de domeinnaam geheel te goeder trouw geregistreerd of gebruikt wordt. Voor overdracht of opeisen van domeinnamen is snelheid vaak een vereiste.

Wekelijks ontvangt ICTRecht vragen van domeinnaamhouders die zich afvragen of zij door middel van een domeinnaam, inbreuk plegen op de merkrechten van de merkhouder. Wanneer is er sprake van merkinbreuk? En indien er sprake is van inbreuk, moeten zij dan hun domeinnaam afstaan? En in welk geval is merkopname in een domeinnaam wel toegestaan? In deze blog ga ik in op deze vragen.

Merk in uw domeinnaam

Bij domeinnamen geldt de hoofdregel; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Is een domeinnaam vrij, dan kunt u deze registreren. Voor veel websites zijn domeinnamen met een merk erin erg geliefd, omdat ze meer bezoekers kunnen trekken. Merkhouders stellen dit lang niet altijd op prijs. Merkhouders hebben door hun merkregistratie het recht om op te treden tegen het gebruik van het merk door derden in het economische verkeer. In veel gevallen is het verwerken van andermans merk in uw domeinnaam inbreuk op het merkenrecht.

Inbreuk op het merkenrecht

Kortgezegd mag u een merk van een ander niet identiek – dan wel overeenstemmend – gebruiken voor dezelfde soort waren en/of diensten. Het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) kent vier inbreukcriteria. Een van de vier criteria is dat er sprake is van merkinbreuk wanneer een teken gelijk is aan, of overeenstemt met, het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, wanneer daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. In de Dr Martens zaak kwam dit verwarringscriterium naar voren.

Schoenenmerk DR MARTENS is een Internationaal geregistreerd merk voor schoenen. Via de domeinnaam www.drmartens.com worden de schoenen van dit merk door de merkhouder verkocht. Doordat het merk DR MARTENS een geregistreerd is, kan de merkhouder optreden tegen gebruik van zijn merk in het economische verkeer.

Een concurrent is houder van de domeinnaam www.drmartens-schoenen.nl en gebruikt de domeinnaam om internetgebruikers aan te trekken, maar verkoopt de schoenen van het merk niet. In deze domeinnaam is het volledige merk opgenomen, waardoor de opname verwarringwekkend kan zijn. Een onoplettende bezoeker van de website kan in verwarring raken bij het bezoeken van de website www.drmartens-schoenen.nl, omdat hij kan denken dat hij de website bezoekt van de merkhouder zelf.

Legitiem belang wederverkoper

In de zaak van Dr Martens is de merkopname in de domeinnaam niet rechtmatig. Dit is anders wanneer de domeinnaamhouder van www.drmartens-schoenen.nl gekwalificeerd kan worden als legitiem wederverkoper.

Zowel uit de Europese als de Nederlandse rechtspraak blijkt namelijk dat een legitieme (weder)verkoper van merkproducten, gebruik mag maken van de merknaam in de domeinnaam om de aangeboden producten te identificeren.

Naast dat er sprake dient te zijn van parallelle import, heeft een wederverkoper volgens vaste rechtspraak (de zogenaamde  Oki Data criteria) een legitiem belang bij het gebruik van een merk in de domeinnaam wanneer zijn website voldoet aan vier criteria:

  1. De wederverkoper moet daadwerkelijk producten onder het ingeroepen merk onder de betwiste domeinnaam aanbieden;
  2. De wederverkoper moet uitsluitend deze producten onder het ingeroepen merk onder de betwiste domeinnaam aanbieden;
  3. De wederverkoper mag niet zoveel relevante domeinnamen met het merk registreren waardoor de merkhouder geen fatsoenlijke domeinnaam meer kan registreren;
  4. De website onder de betwiste domeinnamen moet accuraat de relatie tussen de wederverkoper en de merkhouder beschrijven.

Wanneer de wederverkoper producten verkoopt die parallel zijn geïmporteerd en zijn domeinnaam voldoet aan bovengenoemde vier criteria, dan wordt de wederverkoper gekwalificeerd als legitiem wederverkoper en heeft hij dus een legitiem belang bij de opname van een merk in zijn domeinnaam. In dat geval hoeft een domeinnaamhouder zijn domeinnaam niet over te dragen.

Als we deze criteria toepassen op de Dr Martens zaak, dan kan de domeinnaamhouder van www.drmartens-schoenen.nl een legitiem belang hebben bij de opname van het merk DR MARTENS in zijn domeinnaam indien hij: op zijn website uitsluitend schoenen van het merk DR MARTENS zou verkopen, niet meerdere domeinnamen heeft geregistreerd waarin het merk DR MARTENS in is verwerkt en daarnaast duidelijk op de website de relatie beschrijft tussen de merkhouder en zijn eigen site.

 

Juridische generatoren

Met de juridische generatoren van ICTRecht op JuriDox.nl kunt u snel en tegen een gunstig tarief zelf uw juridische documenten zoals bijvoorbeeld een verkoopcontract van een domeinnaam opstellen.

Charlotte Amson

Legal assistant & opleidingscoördinator

Charlotte Amson is werkzaam als Legal Assistant & Opleidingscoördinator bij ICTRecht. Charlotte ondersteunt de juridisch adviseurs van ICTRecht inhoudelijk en geeft juridisch advies in e-commerce en in domeinnaamzaken. Het certificeren van webwinkels van de leden van Thuiswinkel.org, behoort ook tot haar taken.


Er zijn 8 reacties

    1. Met de website die op de domeinnaam draait, dient het duidelijk te zijn dat het niet om de wesbite gaat van de merkhouder.

      In dit geval zou het wel merkinbreuk kunnen zijn, omdat in de domeinnaam een identiek of overeenstemmend teken voor soortgelijke producten wordt gebruikt. Bezoekers kunnen in verwarring raken, beide websites verkopen immers schoenen.

      Door de Oki Data criteria zal deze domeinnaam vermoedelijk niet komen, omdat er geen producten van het merk DR MARTENS worden verkocht.

  1. Hallo Charlotte,
    bedankt voor de duidelijke toelichting. Ik denk dat deze informatie voor veel web-winkeliers erg waardevol is.

    Hoe zie je het volgende: Stel dat ik een merk in een domeinnaam gebruik en deze redirect naar een ander domein. De webshop op het andere domein verkoopt geen producten van het merk. Is dat volgens de wet een overtreding? In principe gebruik ik de domeinnaam niet commercieel, ik verkoop namelijk geen product via het (merknaam) domein.
    En dan is nog de vraag, stel dat ik een domeinnaam met een merknaam registreer en deze niet gebruik (met het idee om hem later te verkopen aan de merkeigenaar). Wordt ik dan verplicht om het domein over te dragen? Stel je ook voor dat ik snel ben en tientallen domeinnamen met een (nieuw) merknaam registreer, ben ik dan gewoon een lastpoot voor de merknaam eigenaar of ben ik dan in overtreding?

    1. Hoi Olaf,

      Hieronder volgen mijn antwoorden per vraag!
      1. Het doorlinken kan gekwalificeerd worden als merkgebruik en indien er verwarring ontstaat, kan de domeinnaam merkinbreukmakend zijn.
      2. In principe kunt u alleen inbreuk plegen op andermans rechten indien de website – welke op de domeinnaam draait – inbreukmakend is. Maar mocht zo’n zaak voor de rechter komen dan kan de wederpartij wel beargumenteren dat zijn legitiem belang bij de domeinnaam groter is.
      3. Domeinnamen registreren met bestaande merken erin kan merkinbreuk zijn. Het merkrecht geeft namelijk de houder van een merk het recht om op te treden tegen gebruik van het merk in het economisch verkeer. Het verkopen van een Internet-domeinnaam waar het merk in zit, kun je zien als gebruik van het merk, en dat kan de merkhouder dus verbieden. Tientallen domeinnamen registreren met nog niet bestaande merken is uiteraard toegestaan. Alleen let er dan wel hoe u op deze domeinen naar buiten gaat treden. Het handelsnaamrecht van concurrenten speelt ook een grote rol. In mijn volgende blog ga ik hier op in!

      1. Hoi Charlotte,

        bedankt voor je antwoorden. Ik ben zeker dat een aantal andere lezers soortgelijke vragen hebben.

        Over antwoord 3)
        Stel ik ben sneller met de registratie van een domein dan de merknaam houder. Iets later probeert dan de merknaam houder de domeinnaam van mij over te nemen (tegen een betaling die hoger is dan de kosten voor de registratie). Lees ik je antwoord goed, dan is dus deze overdracht tegen een extra vergoeding een illegaal gebruik van de merknaam?

        Ik verheug mij op de artikel over domeinnamen en het handelsnaamrecht!

  2. Het kan in jouw geval merkinbreuk zijn. Het merkrecht geeft namelijk de houder van een merk het recht om op te treden tegen gebruik van het merk in het economisch verkeer. Het verkopen van een Internet-domeinnaam waar het merk in zit, kun je zien als gebruik van het merk en dat kan de merkhouder inderdaad verbieden. Verkoop jij producten van dat merk en kan je aangemerkt worden als legitiem wederverkoper, dan is er mogelijk weer geen sprake van inbreuk. Per geval, kan de uitkomst verschillend zijn.. het blijft lastig merken in domeinnamen!

  3. Interessante kwestie.
    Wij gebruikten de domeinnaam http://www.quookerdealer.nl en verkochten hierop uitsluitend originele producten van dit merk.
    Wij zijn erkend dealer sinds 2012 (aantoonbaar dmv facturen)
    Nu heeft quooker ons gesommeerd per direct de website te staken omdat we volgens hun inbreuk maken van het merkrecht. We gebruiken ook originele foto’s van quooker om de kwaliteit van het merk te waarborgen.
    Wij vermelden op elke pagina dat we een quooker dealer zijn en geen directe band hebben met de moederorganisatie.
    Ook willen ze dat wij de domeinnaam aan hun overdragen.
    Wij willen het domein graag gebuiken omdat dit voor ons omzet en traffic genereerd naar onze fysieke winkel.
    Wij zijn bang dat als we de website gebruiken ze ons niet meer gaan leveren of onze condities dusdanig naar beneden bijstellen dat we niet meer kunnen concurreren met de andere aanbieders van het merk.
    In hoeverre kunnen we dat tegengaan of afdwingen?

    1. Goedemorgen Lodewijk,

      Als wederverkoper van merkproducten kunt een legitiem belang hebben bij het desbetreffende merk in de domeinnaam, indien u voldoet aan de bovengenoemde vier criteria.

      Het kan inderdaad zo zijn dat de merkhouder zijn machtspositie gaat gebruiken door bijvoorbeeld producten niet meer aan u te leveren.

      Mocht u willen dat wij dit voor u nagaan kunt u ons het best een mail sturen naar info@ictrecht.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *