Een ondernemer mag gebruik maken van andermans merk als Adword. Daarbij mag echter geen afbreuk worden gedaan aan de functies van het merk (zoals reeds bepaald door het Hof van Justitie van de Europese Unie). Als door gebruik van een merk als Adword afbreuk wordt gedaan aan een van de functies van het merk, is er sprake van inbreuk en dat mag niet.

Een merk heeft 5 functies:

1. de herkomstaanduidingsfunctie (de meest belangrijke);
2. de functie die erin bestaat de kwaliteit van de waar of dienst te garanderen;
3. de communicatiefunctie;
4. de investeringsfunctie; en
5. de reclamefunctie.

Als je een merk (Adword) invult als zoekopdracht bij Google, komen er vaak midden-bovenaan en links, betaalde advertenties te staan. Indien deze advertenties afkomstig zijn van een ander dan de merkhouder en dat is niet duidelijk voor de gemiddelde internetgebruiker, dan wordt er afbreuk gedaan aan de herkomstfunctie. Zolang het echter duidelijk is dat het gaat om een derde en dat er geen economische band bestaat tussen de derde en de merkhouder, dan is er geen sprake van aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie.

Volgens het Hof is de de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker gewend dat er gesponsorde zoekresultaten midden-bovenaan en links verschijnen maar ook natuurlijke zoekresultaten die niet enkel naar de merkhouder verwijzen. Dit verandert niet als het gaat om een zeer bekend merk of als de merkhouder gebruik maakt van een breed netwerk van distributeurs. Er wordt dan ook geen afbreuk gedaan aan de herkomstfunctie.

Tempur heeft aangevoerd dat om verwarring te voorkomen er in de advertentie expliciet moet worden opgenomen dat het niet gaat om een advertentie van Tempur. Het Hof vindt dit niet nodig. De gemiddelde internetgebruiker is er immers van op de hoogte dat zoeken op merken niet alleen maar leidt tot resultaten van de merkhouder. Zolang de herkomst van de advertentie (niet afkomstig van de merkhouder) duidelijk is en er niet vaag wordt gedaan over mogelijk aanwezig economisch verband, moet er worden uitgegaan van het feit dat een internetgebruiker de zoekresultaten beschouwt als alternatief aanbod van een concurrent van Tempur.

De praktische tips die voortkomen uit de uitspraak zijn als volgt:

- Als aanbieder van een alternatief mag u gewoon algemene teksten gebruiken in de link/advertentie. Door de eigen naam met Hoofdletter te schrijven, laat u duidelijk zien wat de herkomst van het product is;

- Tenzij u uitdrukkelijk vergelijkt met het als Adword gebruikte merk, is het van belang dat merk niet in de link/advertentie te noemen. Als u toch wilt vergelijken wees dan concreet en correct. Indien u aangeeft altijd 20% goedkoper te zijn, dan moet u dat ook daadwerkelijk altijd zijn;

- U mag gewoon (voorzover u daarmee niet misleid of slaafs nabootst) uw diensten of producten dezelfde eigenschappen/functcies toedichten als het merkproduct of de merkdienst waarvan u het merk als Adword gebruikt. Hiermee doet u niet af aan de herkomstaanduidingsfunctie;

- Als laatste is nog de inhoud en presentatie (‘look and feel’) van de advertentie van belang. Deze moet ook verschillen van die van de merkhouder.

Meer over (het afbreuk doen aan) de overige functies in een volgende blog.

Wanneer je niet naar de achtergrond van deze zaak kijkt zou je kunnen denken: opmerkelijke uitspraak, de kans is namelijk groot dat een dergelijk verzoek van de merkhouder wel wordt toegewezen. De merknaam is namelijk in zijn geheel opgenomen in de domeinnaam met daarbij slechts de beschrijvende – en niet onderscheidende – toevoegingen ‘store’ en ‘business’, op de websites staat nog helemaal niets (waarschijnlijk hebben ze dan geen legitiem belang) en aangezien Swatch een vrij bekend merk is zal kwader trouw ook wel gemakkelijk bewezen kunnen worden.

Maar in dit geval was niets minder waar. Het bedrijf Watch Store Rotterdam B.V. had de domeinnamen swatchbusiness.com en swatchstore.com al geruime tijd geleden (respectievelijk 19 januari 2001 en 11 september 1997) met medeweten van Swatch geregistreerd. Watch Store exploiteerde zelfs met instemming van Swatch een webshop op swatchstore.com om de producten van Swatch te verkopen.

Van 1999 tot 2006 was er daarnaast zelfs sprake van een franchiseovereenkomst tussen Swatch en Watch Store. Deze overeenkomst kwam in 2006 ten einde toen Watch Shops haar winkels verkocht aan Swatch. Bij de verkoop van de winkels zijn de domeinnamen echter niet mee verkocht. Door de partijen is hierover wel onderhandeld echter kwamen zij niet uit de verkoopprijs. Volgens het panel van het WIPO blijkt hieruit al dat Swatch destijds dacht dat Watch Shops de rechtmatige eigenaar van de domeinnamen was. Anders hadden ze deze domeinnamen wel opgeëist.

Dat Watch Shops de domeinnamen met medeweten van Swatch heeft geregistreerd en geëxploiteerd en dat Swatch nooit actie heeft ondernomen tegen de domeinnamen maakt volgens het WIPO dat de registratie en het gebruik te kwader trouw (een van de vereisen van de arbitrageprocedure) niet kan worden bewezen. De domeinnamen hoeven dan ook niet overgedragen te worden aan Swatch.
Wat de merkhouder hieruit kan leren is het volgende: denk altijd goed na voordat u een van uw wederverkopers een domeinnaam en een webshop laat exploiteren. Maak in ieder geval duidelijke afspraken over van wie de domeinnaam is en wat er op de domeinnaam mag komen te staan.

Staat Swatch na deze uitspraak met lege handen? Nee, dat niet. Wanneer de arbitrageprocedure geen bevredigende uitkomst heeft gegeven kan de merkhouder zich nog altijd tot de civiele rechter richten. De vraag is daarbij echter of deze dan een andere uitspraak zal doen. Ik denk dat Swatch daarmee beter even kan wachten tot de website onder swatchstore.com online is. Ik ben namelijk er nieuwsgierig wat voor website daar – hij is nu ‘under construction’ – onder komt te hangen. Is dat namelijk een een webshop die over de regels voor single-brand stores heengaat, dan kan Swatch tegen deze website met succes optreden wegens merkinbreuk.

Noch ik, wat toch vrij logisch is bij een mascara, noch mijn vriendin had iets besteld. Het gaat om een product van Eveline Cosmetics, waarvan het logo ook wel een heel klein beetje doet denken aan Maybelline New York, de bekende cosmetica fabrikant. Maar daarover mag iedereen verder zelf een oordeel vellen.

Als je simpel gezegd iets krijgt, wat je niet hebt besteld, is er sprake van een ongevraagde toezending. Conform het Burgerlijk Wetboek kun je dan niet verplicht worden het artikel te betalen, te bewaren of terug te sturen. Dat ben ik dan ook allemaal niet van plan. Interessant is overigens dat de brief vergezeld is van een factuur, waarin enkel gevraagd wordt binnen 7 dagen de verzendkosten te betalen. Op de website worden probeer-artikelen aangeboden, waarbij alleen de verzendkosten betaald hoeven te worden, een leuke promotie-actie, als je het zou willen bestellen uiteraard, iets wat ik dus niet heb gedaan. Ik vermoed uiteraard wel dat mijn ”bestelling” ook onder deze actie valt.

Wat te doen bij zo een geval? Mocht je zin hebben, kun je natuurlijk gewoon contact opnemen met het bedrijf zelf, om door te geven dat er allicht iets fout is gegaan, maar contact zoeken blijkt in dit geval nog knap lastig. Op de factuur en op de ”probeer artikelen site” staat een 0900-nummer, zonder de vermelding van de extra kosten, iets wat toch echt wel zou moeten. Op de algemene website staat echter weer een heel ander telefoonnummer. Geen idee waar ik nu naar toe moet bellen, laat staan dat ik voor onverwachte kosten wil komen te staan met het 0900-nummer.

Na bovenstaande ontdekt te hebben, ben ik toch wel nieuwsgierig geworden en ben ik verder gaan kijken of er nog meer zaken niet kloppen. Toen kwam ik op de algemene voorwaarden uit. Eén blogje is veels te kort om te bespreken wat er allemaal niet klopt, maar twee artikelen springen toch wel erg in het oog. Artikel 5 is daarbij wel het opvallendst. Eveline Cosmetics claimt dat het vervoer/de verzending onder verantwoording valt van de klant. Iets wat nadrukkelijk niet mag! De verkoper is verantwoordelijk voor het vervoer en/of deverzending naar de klant toe, zo staat het gewoon keihard in de wet en de bepaling is dus op zijn zachts gezegd, niet zo netjes.

Verder kan van artikel 2 en artikel 6 in zijn algemeenheid gezegd worden dat deze vermoedelijk onredelijk bezwarend zijn. Immers mag een partij niet op voorhand aansprakelijkheid en vergoeding tot schadevergoeding uitsluiten per algemene voorwaarden. De webwinkel moet dan aantonen dat de voorwaarden gerechtvaardigd zijn. Dit laatste is in geval niet aan de orde, daar er gewoon simpel wordt gezegd: ‘Wij zijn nergens voor aansprakelijk’ en dat is nu juist niet redelijk en gerechtvaardigd.

Tot slot, stel…. hoe onwaarschijnlijk ook, dat ik wel een mascara had besteld, dan had ik in plaats van de zeven werkdagen die wettelijk gesteld zijn voor het herroepingsrecht hier gewoon drie maanden voor gekregen. Want een winkel is verplicht om op schrift een aantal gegevens mee te sturen. Doet de shop dit niet, wordt de bedenktermijn verlengd naar drie maanden. Wat ik onder ander aan gegevens miste, was bijvoorbeeld een bezoekadres (dat is dus geen postbus!) en bijvoorbeeld informatie over het herroepingsrecht zelf.

Al met al een wat dubieuze club, al weet ik helaas niet of de producten door de webshop bewust naar veel mensen zijn gestuurd zijn, in de hoop klanten binnen te halen (wat heel kwalijk zou zijn), of dat een boze buurman gewoon mijn adres heeft ingevuld. Ik was het in ieder geval niet.

En dit is niet zomaar een extensie, maar een die speciaal in het leven geroepen is voor de porno industrie.

Mocht u zich nu afvragen: wie zit dààr nu weer op te wachten, dan zal het antwoord u verbazen. 

Uit onderzoek blijkt namelijk dat er wereldwijd maar liefst 46.030.600 pornowebsites in de lucht zijn. Dat is een op de acht websites (!). De oprichter en beheerder van .xxx domeinnamen is ICM Registry.

Zo’n .xxx extensie is mijns inziens wel prettig, dan weet je tenminste direct wat voor website je te zien zal krijgen. Ook is het handig voor ouders met (kleine) kinderen: de extensie maakt het makkelijker om deze op de pc te blokkeren. Dit is ook een van de doelen van de extensie.

Gek genoeg stuit het hele idee op weerstand vanuit de porno industrie zelf: bedrijven vinden het een dure grap als je al veel websites hebt en deze nu ook allemaal voor .xxx moet registreren. Daarnaast zijn veel pornobedrijven bang dat overheden dergelijke websites makkelijker kunnen (en zullen) blokkeren.

Wil je als bedrijf met een niet geassocieerd worden met een pornowebsite? Tussen 7 september en 28 oktober is er voor houders van een merk of handelsnaam de mogelijkheid om dit te blokkeren. Dit wordt de Sunrise periode genoemd. U kunt een blokkeringsaanvraag doen (opt-out) en bij toewijzing daarvan zal het 10 jaar lang niet mogelijk zijn om deze als .xxx domein vast te leggen. Deze termijn is daarna te vernieuwen.

Maar nu het echte nieuws. Vanaf  6 december  2011 kan namelijk ook elke naam (!) een .xxx worden. Ja, èlke naam, dus ook maaikelassche.xxx. Nu zal niemand deze naam willen claimen, maar het kan wel. De kosten van de registratie van een .xxx  domeinnaam bedragen 64 euro.

Deze nieuwe mogelijkheid kan wel erg lastig worden want ook jouw naam kan een .xxx worden! Nu zal dit voor de meesten onder ons niet iets zijn om van wakker te liggen maar ik weet zeker dat Koningin Beatrix iets minder blij is met deze ontwikkeling. Ook haar naam is namelijk te registreren! Www.koninginbeatrix.xxx . Voor slechts 64 euro is het van u, echt waar!

ICM Registry heeft wel een lijst gemaakt met namen van ongeveer 15.000 beroemdheden die zijn uitgesloten van registratie, maar die van onze lieftallige koningin ontbreekt. Premier Rutte, Angelina en Brad en Elvis zijn daarentegen wèl opgenomen.

“De reden dat we al een aantal namen van celebs verbannen hebben is omdat het vaak moeilijk is om een handelsmerk van een naam te maken. We willen niet dat ineens AngelinaJolie.xxx tevoorschijn komt bij de lancering van het nieuwe domein.” Aldus Stuart Lawley, chief executive van ICM Registry.

ICM registry kon echter niet vertellen wat de criteria waren voor de lijst. Wel dat de lijst is samengesteld op verzoek van (internationale) overheden, regeringen en bureaus ten behoeve van kinderbescherming.

Ik vind het een rare en onduidelijke gang van zaken. Wordt vast vervolgt….xxx

Australian Gold is een merk voor bruiningscrèmes. het bedrijf ThoBa had de domeinnamen www.australiangold-shop.nl en www.australiangold-shop.com geregistreerd. De Europese dealer B&H maakte bezwaar tegen de manier waarop ThoBa op deze site het merk gebruikte.

Terecht maakte B&H geen bezwaar tegen het feit dat ThoBa de producten van Australian Gold verkocht via deze sites. Het is immers legaal om (binnen Europa gekochte) producten door te verhandelen, ook als je geen officieel dealer bent. Bovendien had ThoBa expliciet toestemming van de merkhouder gevraagd en gekregen om het merk te gebruiken voor normale productverkoop.

Het bezwaar van B&H was gericht tegen de manier waarop de merken logo’s van Australian Gold werden gebruikt. Men had zelfs het logo van Australian Gold aangepast, zoals hieronder is te zien:

Met een dergelijke aankleding en nauwelijks tekst of informatie dat de winkel geen officieel dealer was de kans op verwarring bij het publiek te groot. ThoBa moet de domeinnamen afdragen en bovendien de kosten van de advocaat van B&H betalen (een bedrag van 6.712 euro).

De rechtbank merkt nog op dat het gebruik van “-shop” in de URL al genoeg was om de indruk te wekken dat men officieel dealer is. Dat gaat me te ver: “shop” of “winkel” zijn de beschrijvende termen om aan te geven dat je iets kunt kopen op die site. Maar je zult bij gebruik van zulke termen wel alles moeten doen om te voorkomen dat mensen de verkeerde indruk krijgen.

Ik ga er voor het (uiteraard te bediscussiëren) gemak van uit dat een advertentie website ook daadwerkelijk aansprakelijk is. Dit laatste moet volgens het Europese Hof uiteraard nog wel door de nationale rechter worden vastgesteld, maar de aanwijzingen die het Hof geeft, geven toch wel een behoorlijke zet in een bepaalde richting.

Het gevolg van de aansprakelijkheid is volgens het Hof dat de nationale rechter niet alleen maatregelen moeten kunnen gelasten tegen beheerders van een elektronische marktplaats om de inbreuk te doen eindigen, maar ook tot het voorkomen van nieuwe inbreuken van die aard. Deze bevelen moeten doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn en mogen geen belemmeringen voor legitiem handelsverkeer scheppen. (R.O. 144)

Het Hof geeft zelfs een paar voorbeelden hoe een elektronische marktplaats dit kan doen. Zo kan een beheerder de gebruiker schorsen, welke inbreuk maakt, en zouden er maatregelen genomen kunnen worden waardoor sneller de identiteit van de inbreuk makende verkoper vastgesteld kunnen worden. Een algemene, actieve surveillance/monitor plicht is echter niet aan de orde, omdat dit strijdig is met andere Europese richtlijnen.

Interessant is echter de verplichting welke opgelegd kan worden om toekomstige inbreuken te voorkomen. Niet alleen van de verkoper die inbreuken heeft gepleegd, maar dus ook gelijke inbreuken van anderen in de toekomst. Deze verplichting mag het handelsverkeer overigens niet belemmeren.

Dit lijkt enigszins op een filterplicht, hetgeen niet wenselijk is. Immers moet een intellectuele eigendom inbreuk van een zelfde aard voorkomen worden, aldus het Hof. Dit is vooral lastig voor websites welke eventueel toch als tussenpersoon worden gezien en vervolgens verplicht wordt te gaan filteren.

Hoe kan een website dan filteren? Dat kan handmatig, door een heel team de advertenties af te laten struinen, maar met zoveel advertenties is dat nogal lastig. Een geautomatiseerd systeem zou kunnen, maar wie betaalt zoiets? De aanbieder van de dienst of bijvoorbeeld de merkhouders zelf? Daarnaast is het vrijwel onmogelijk om te filteren op afbeeldingen en woorden, zeker bij merkartikelen. Als een advertentie een afbeelding bevat van bijvoorbeeld een “Louis Vuiton tas” met een begeleidende tekst als “te koop: Louis Vuiton tas”, is het niet te zien dat de advertentie bedoeld is om namaak artikelen te verkopen. De kans bestaat dan dat er veel te veel advertenties worden geweigerd of verwijderd terwijl er geen sprake is van inbreuk. Hier wordt geen enkele van de betrokken partijen beter van.

Daarbij komt dat het Hof duidelijk stelt dat de maatregelen bedoeld zijn tegen verkopers die actief zijn binnen het het economisch verkeer. Zijn daarmee particulieren altijd uitgezonderd? Maar een filter kan ook advertenties van particulieren verwijderen, wat dan juist weer niet de bedoeling mag zijn. Hoe ver een dienstverlener moet gaan , is nog onduidelijk. Wat een doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend middel is, zal in de toekomst blijken.

Waarom is het antwoord op deze vraag van belang? Omdat in de Richtlijn 2000/31/EG is geregeld dat tussenpersonen in beginsel niet aansprakelijk zijn voor de door hun opgeslagen of doorgegeven informatie. Deze richtlijn is zowel in het Nederlandse privaat- (artikel 6:196c van het Burgerlijk Wetboek) als in het Nederlandse strafrecht (artikel 54a van het Wetboek van Strafrecht) geïmplementeerd.
Op grond van de voornoemde regelgeving is een internetdienstverlener die op verzoek content opslaat voor een ander, niet verantwoordelijk voor die content. In zoverre dat op het moment dat die dienstverlener weet of behoort te weten van het feit dat de gegevens onrechtmatig zijn, hij deze prompt moet blokkeren. Als de internetdienstverlener dat niet doet, wordt hij alsnog verantwoordelijk.

Daar het “mogelijk maken van contact op het internet tussen verkopers en kopers van waren” een dienst van de informatiemaatschappij is en deze dienst (onder andere) bestaat uit het opslaan van content voor haar klanten (advertenties), kan een elektronische marktplaats een tussenpersoon zijn. Het Hof heeft dan ook bepaald dat eBay een tussenpersoon kán zijn. Echter zij mag dan geen actieve rol hebben waardoor zij kennis had van of controle had over de content. Vervolgens beschrijft het Hof een aantal voorbeelden van het hebben van een actieve rol (r.ov. 114 & 116). Zij noemt het verwerken van de door klanten-verkopers aangeleverde content, het feit dat verkopen waartoe de aanbiedingen van klanten van eBay kunnen leiden plaatsvinden op een door eBay vastgestelde wijze en het bijstand verlenen bij het optimaliseren of bevorderen van bepaalde verkoopaanbiedingen.

De conclusie is dat eBay geen tussenpersoon is maar dat een andere electronische marktplaats die geen actieve rol heeft dat wel kan zijn. Mijns inziens bestaat een dergelijke marktplaats niet en is dat ook niet gewenst. De genoemde actieve rol lijkt mij onlosmakelijk verbonden met een online marktplaats. Het antwoord had dan ook beter “nee, tenzij…” kunnen zijn. Daarnaast is enige zorgvuldigheid en sturing noodzakelijk om in de praktijk een (goedlopende) elektronische marktplaats te hebben.

Daarmee niet (!) zeggende dat ik de weg vrij acht voor vergaande filterplichten voor deze online markten. Hierover meer in een volgende blog van mijn collega Maarten Braun.

De vragen kwamen….lees hier verder op het weblog van Twinkle.

Google Adwords toont gesponsorde links die worden geactiveerd wanneer met deze merken overeenstemmende trefwoorden worden gebruikt. Door advertenties te plaatsen bij Google maakt eBay reclame voor producten die op haar platform worden verkocht, maar ook voor haar eigen platform. Daarbij maakte eBay eerder al gebruik van het bekende merk L’Oréal om haar online marktplaats aan te prijzen.

En dat is gevaarlijk, want bekende merken genieten een extra bescherming.

Zodra advertenties zich richten tot consumenten in de Europese unie is het Europees recht van toepassing. Daar mag het Hof van Justitie zich vervolgens over uitspreken. Op 12 juli 2011 heeft het Hof van Justitie zich dan ook uitgesproken over de inspanningen die de beheerder van een internetmarktplaats al dan niet moet leveren om merkinbreuken door zijn gebruikers te voorkomen en/of te doen ophouden.

Aanleiding was de procedure die L’Oréal had aangespannen tegen eBay, nadat onder andere bleek dat de opgave van de woorden “shu uemera” – wat overeenstemt met het nationale woordmerk “Shu Uemera” van L’Oréal – resulteerde in volgende advertentie:

“Shu Uemera

Great deals on Shu uemera

Shop on eBay en Save!

www.ebay.co.uk”
Door op de advertentielink te klikken, werd je verwezen naar 96 objecten van het merk Shu Uemura uit Hong Kong (China) die eBay gebruikers/verkopers aanboden op de online marktplaats.

In haar Google advertentie heeft eBay volgens het Hof een duidelijk verband gelegd tussen de in de advertententies vermelde merkproducten en de mogelijkheid om deze via eBay te kopen. eBay heeft het bekende Franse merk L’Oréal met andere woorden ˊgebruiktˊ. Mag dat?

Voor een internetgebruiker moet te allen tijde duidelijk zijn of de geadverteerde producten afkomstig zijn van L’Oréal zelf, van een distributeur van L’Oréal of van een andere partij die niets met L’Oréal te maken heeft. Indien dat niet duidelijk is, mag L’Oréal eBay zulke advertenties en verkoopaanbiedingen (laten) verbieden.

In een poging dit soort rechtszaken te vermijden, had eBay een programma ontwikkeld ten behoeve van merkhouders. Het “VeRO programma” dat eBay ontwikkelde om merkhouders toe te laten inbreukmakende advertenties te signaleren aan eBay en te laten intrekken had L’Oréal eerder van de hand gewezen. En dat heeft zal de Franse merkhouder zich niet beklagen. Met deze beslissing zet het Hof nu de deur open voor L’Oréal om de advertenties door en voor eBay simpelweg te laten verbieden.

Waar wij eerder adverteerders waarschuwden voor de aansprakelijkeid die ze kunnen oplopen bij het gebruik van merken in advertenties, zijn nu ook beheerders van online marktplaatsen gewaarschuwd!